Договор уступки исключительного права на ПО: на что обратить внимание

Договор уступки исключительного права регулирует передачу исключительного права на ПО от одного лица к другому. По данному договору права уступаются в полном объеме на весь срок действия авторского права. Такой договор не часто заключается в обычной хозяйственной деятельности, поэтому к его составлению и заключению следует отнестись с особым вниманием.

Отличие договора уступки от лицензионного договора

Договор уступки исключительно права в РБ отличается от лицензионного договора возможностью для правообладателя использовать ПО после исполнения договора. Договор уступки исключительного права на компьютерную программу предполагает окончательный переход прав к новому правообладателю без возможности использования прошлым правообладателем, а после исполнения лицензионного договора объект ПО “возвращается” к правообладателю, и он далее также исключительное право на ПО. Можно сравнить их с договорами о передаче вещей: договор уступки схож с договором купли-продажи, а лицензионный договор – с договором аренды.

Описание ПО

При подготовке договора ПО нужно подробно описать: название, область применения, функционал, версию, номер свидетельства о регистрации (если регистрировалось) и проч. Если объект будет описан некорректно, то у сторон могут возникнуть разногласия по поводу дальнейшей судьбы ПО.

Также отсутствие описания ПО может привести к нарушениям исключительного права.

Пример условия: «Наименование программы «АЛЬФА», версия 2.1., область применения – управление оборудованием и системами логистического центра, свидетельство НЦИС номер 987612345. Функционал программы, описание интерфейса и руководство пользователя изложены в Приложении 1 к договору.».

Проверка наличия прав

До заключения договора следует удостовериться, что правообладатель действительно обладает исключительным правом на объект интеллектуальной собственности. Например, исключительное право юрлица на компьютерную программу, созданную работниками, можно проверить по документации на служебные произведения.

Важно также проверить отсутствие соавторов и лиц, которые могут оспорить исключительное право правообладателя. Такая ситуация может возникнуть при привлечении фрилансера без заключения договора, при использовании разработок других лиц. Такую проверку можно поручить юристам или патентным поверенным.

Проверка принадлежности прав на ПО, если ПО разрабатывалось сторонним подрядчиком, заключается в сравнении разработанного подрядчиком и продаваемого ПО. Также надо проверить условия перехода исключительного права от подрядчика. Условием перехода может быть не только подписание акта, но и полная оплата работы. Тогда потребуется запросить акт сверки, подписанный подрядчиком.

Проверка в отношении служебного произведения является достаточно трудоемкой в связи с тем, что компании обычно не оформляют нужные документы. Потребуется проверить задания на разработку, должности и должностные инструкции разработчиков, переданные результаты и т.д.

Если выяснилось, что правообладатель не обладает исключительным правом, то следует приостановить сделку. Правообладатель должен заключить соответствующие договоры и подписать все документы, а затем можно будет продолжить заключение договора.

С 19 ноября 2024 года также можно будет использовать заверение в обязательствах. Это новый инструмент при заключении договоров: одна сторона предоставляет заверения по поводу чувствительных для второй стороны обстоятельств, и должна возместить реальный ущерб и уплатить оговоренную неустойку, если эти заверения окажутся недостоверными.

Основные права и обязанности

Основной обязанностью правообладателя является полная уступка исключительного права на ПО покупателю. В договоре важно отразить, каким именно способом будет передано ПО, и права на него.

Основной обязанностью приобретателя является оплата за уступленное исключительное право. При этом безвозмездная уступка между организациями или ИП возможна с соблюдением законодательства о безвозмездной (спонсорской) помощи.

Договором также может быть предусмотрен срок на проверку ПО после заключения договора, по результатам которой приобретатель может потребовать доработки.

Переход права на ПО

Передача исключительного права обычно переходит в момент заключения договора. Однако стороны в договоре могут предусмотреть иной момент, например, переход прав в момент подписания акта приема-передачи. В договоре также целесообразно отразить, оставляет ли за собой правообладатель возможность каким-либо образом использовать софт или нет.

Пример условия: «Исключительное право на программу переходит к Получателю в момент подписания акта приема-передачи, который подписывается после полной оплаты вознаграждения Правообладателю. Правообладатель не вправе использовать программу без разрешения Приобретателя после перехода исключительного права.».

Соблюдение прав авторов ПО

Авторское право неотчуждаемо и принадлежит автору. Оно не переходит к правообладателю после перехода исключительного права. Вот эти особенности прав авторов следует учитывать при заключении договора.

Автором может быть только гражданин, и он имеет право признаваться автором ПО в любом случае. Также автор имеет право на имя. Рекомендуется указать в договоре, что правообладатель получил согласие автора на то, чтобы не указывать авторство и имя (псевдоним) на экземпляре ПО.

В договор следует включить условие о том, что правообладатель получил разрешение автора на внесение изменений в ПО и на обнародование ПО. Рекомендуется также указать, что автор гарантировал, что не воспользуется правом на отзыв произведения.

Правообладатель должен предоставить документы, подтверждающие указанные гарантии. Это могут быть письменные согласия авторов, условия договоров с подрядчиками-гражданами и проч.

Пример условия: «Правообладатель подтверждает и гарантирует, что он до заключения договора получил согласие всех авторов, которые работали над созданием программы, на возможность использования программы без указания их имен (анонимно) бессрочно. Правообладатель гарантирует, что он получил согласие всех авторов, которые работали над программой, на внесение изменений, дополнений, сокращений в программу в любом количестве и объеме, а также на обнародование программы любым способом. Правообладатель также получил заверения авторов о том, что они не воспользуются своим правом на отзыв в течение срока действия авторского права на программу.».

Форма и регистрация договора

Договор уступки исключительного права на ПО заключается в письменной форме. Рекомендуется составлять договор в виде одного документа и подписывать собственноручно или с помощью ЭЦП.

Законодателем не предусмотрена регистрация такого договора. Однако допускается регистрация ПО в НЦИС либо других учреждениях.

Ответственность

Правообладатель должен нести ответственность, если при разработке ПО неправомерно были использованы чужие объекты авторского права, патенты на изобретения, товарные знаки и проч. Возможно включение в договор условия об отнесении на бывшего правообладателя судебных расходов в таком случае, в том числе расходов на юристов. Также важно отразить, что бывший правообладатель возмещает все убытки и расходы, понесенные текущим правообладателем в связи с таким спором.

Пример условия: «Правообладатель несет ответственность за неправомерное использование чужих объектов интеллектуальной собственности при разработке программы, а также несет ответственность за предоставленные в договоре гарантии и заверения. В случае предъявления претензий, исков третьими лицами в связи с неправомерным использованием чужих объектов интеллектуальной собственности Получатель должен известить Правообладателя в течение 3 рабочих дней, а Правообладатель обязуется оказывать максимальное содействие Получателю при рассмотрении споров, а также обязуется нести судебные расходы на досудебной и судебной стадии рассмотрения спора. Кроме того, Правообладатель возмещает Получателю любые убытки, связанные с такими нарушениями и предъявленные к возмещению Получателем.

В случае, если предоставленные в договоре гарантии и заверения не соответствуют действительности, Правообладатель должен возместить убытки Получателя, а также уплатить неустойку (штраф) в размере ХХХ белорусских рублей за каждый факт нарушения.».

Юристы юридической компании «ЮС ИнвестЪ» имеют большой опыт в составлении и анализе договоров уступки исключительного права.

Статья актуальна по состоянию на 29 января 2024 года.